在美国,极少有突发的专利案件。由于诉讼费用高昂,大多数公司在起诉前都希望能够不战而胜。因此,一旦发现侵权,美国公司的一般做法是咨询知识产权律师是否侵权成立。如果答案是肯定的,公司会委托律师与对方进行诉前谈判。
诉前谈判往往从签发禁止函(cease & desist letter)开始。禁止函是一封律师信,通知对方哪些产品侵犯了何种知识产权,要求对方立即停止制造,使用,销售,许诺销售和进口,并就侵权进行赔偿。禁止函在诉讼中有非常重要的作用。例如,在专利诉讼中,如果专利持有人没有按法律规定在其产品上标记(marking)专利号,赔偿的计算从被告收到禁止函之日起,如果诉前被告未收到禁止函,赔偿的计算则以被告收到起诉书之日起。
禁止函能够成为法律意义上的《通知函》,须满足严格的条件:点明侵权产品,点明具体专利,点明侵权事实,并表明专利持有人要求对方停止侵权,支付赔偿或者达成使用许可的态度。专利持有人在禁止函发出后若干年内还需要一直积极与对方交涉,未造成懈怠(laches)或者事后反悔(inequitable estoppel)的局面。美国有很多案子因为禁止函没写好,或者禁止函发出后很多年知识产权持有人没有采取进一步执行措施,最后法院认定对方侵权,但是没有任何赔偿。
收到禁止函后,不必惊慌,但也不能不理不睬。急于答复对方往往会在谈判中处于不利地位,但迟迟不答复往往很快会招致诉讼。
理智的做法是,受函方应当先咨询美国的知识产权律师,对产品侵权与否或者知识产权有效与否作出分析。如果当时尚未就被指控产品作过不侵权(non-infringement opinion)或者专利权无效(patent invalidity opinion)的法律意见,此时应当考虑立即对被指控产品作正式的书面的不侵权或者权利无效的法律意见。
诉前不侵权的法律意见,对于在以后的诉讼中确定被告赔偿额的高低有举足轻重的作用。美国的专利法、商标法和版权法对于故意侵权规定了法定的三倍赔偿额并附加律师费。由于一般知识产权案件的赔偿额和律师费本来已经很高,所以三倍赔偿是非常重的惩罚。
如果要避免这种高额赔偿,首先是由律师出具不侵权或者知识产权无效的法律意见。如果被告在被指控侵权前花钱请知识产权律师对产品作了分析,对有关知识产权进行了彻底调查,这样的书面法律意见就会使故意侵权不攻自破。
如果律师初步分析后认为产品侵权,而专利无效的证据并非确凿就不应当再出具任何书面法律意见,以免成为诉讼中的把柄。律师往往口头建议受函公司或停止侵权活动或与对方达成一个授权许可。在正式起诉前,是双方最容易达成协议的时候。如果经过数月谈判双方仍谈不拢,美方往往会起诉,但不送达,将起诉书副本寄给对方作为最后通牒。未送达阶段对于谈判的成功也至关重要,在这个阶段,美方往往已经使用了相当可观的律师费,对方在赔偿费数额上的少量妥协会导致谈判成功。