《商标法》第59条第3款为2014年《商标法》所新增条款，通常被称为先用抗辩条款。本文中所涉启航案[1]是涉及该条款的典型案件。
涉案商标为第41类学校（教育）等服务上的第1985953号“启航学校Qihang School”商标，原告中创公司为该商标的被许可使用人。被告一启航考试学校在其经营的考研等教育培训活动中使用了“启航考研”、“启航教育”、“启航及图”等商标。被告二启航公司作为启航考研官网的经营者，负责启航考试学校的对外推广业务，其在业务推广的过程亦使用了上述商标。原告中创公司认为两被告在经营活动中对于上述商标的使用行为、被告二启航公司对外许可的行为均构成对其注册商标专用权的侵犯，因此，要求两被告停止侵权行为并赔偿经济损失300万元及公证费15000元。针对原告的侵权指控，两被告则依据《商标法》第59条第3款提出先用抗辩，主张“启航”商标系其在先使用的商标，依据该条款的规定，其对于“启航考研”、“启航教育”等商标的使用均不构成对原告注册商标专用权的侵犯。
因该条款被引入《商标法》的时间尚短，涉及该条款适用的案例极为有限，相关的理论研究尚不多，故该案的审理尚无先例可循，亦无成熟理论用于指导。因此，有必须首先对先用抗辩的制度意义、适用要件等进行深入分析。
一、《商标法》第59条第3款的制度价值
《商标法》第59条第3款规定：“商标注册人申请商标注册前，他人已经在同一种商品或者类似商品上先于商标注册人使用与注册商标相同或者近似并有一定影响的商标的，注册商标专用权人无权禁止该使用人在原使用范围内继续使用该商标，但可以要求其附加适当区别标识”。这一规定是2014年商标法“为了平衡商标在先使用人和注册商标专用权人之间的利益而新增加的内容，主要目的在于保护那些已经在市场上具有一定影响但未注册的商标所有人的权益”。[2]
商标的注册与商标的使用一直以来均是商标法不断协调平衡的两个因素，虽然包括我国在内的多数国家的商标法中均采用注册制度，但这一做法并非因为商标的实质价值来源于商标注册行为，而是因为注册制度比使用制度具有明显更低的社会成本（包括权利公示成本、维权成本等），且更易操作。但商标的价值最终仍源于商标的实际使用行为，只有经过实际使用的商标才可能具有真正的识别作用。
尽管如此，在此次修改之前的商标法对于未注册商标使用人的利益却较少涉及，尤其是对于善意在先使用人在商标侵权案件中的抗辩权利并未予以规定。这一情形意味着即便商标使用人存在在先善意的使用行为且该商标已具有一定知名度，其亦无法以此为由对抗商标注册人的侵权指控，其仍需要承担停止侵权，甚至赔偿损失的民事责任。
显然，这种情形不利于对已真正产生价值的商标进行保护，故在司法实践中，法院在有的案件中尝试了在无明确法律规定的情况下对在先使用人提供在先使用抗辩保护。如在“花样年华”案件中，原告玉帛源公司注册“花样年华”商标的时间是2002年2月28日，被告新天酒业公司在其葡萄酒上使用“花样年华”的时间不迟于2001年1月5日。判决最终认定被告行为不构成侵权，该认定的考虑因素之一便在于被告新天酒业公司存在在先使用商标的行为，且该使用时间较长，其对“花样年华”作为商品名称享有一定的在先权利。[3]
司法实践中的上述做法虽然可以从实质上为在先善意使用人提供保护，但毕竟缺少明确法律依据。为解决这一问题，2014年《商标法》将先用抗辩作为法定抗辩理由，增加了《商标法》第59条第3款，依据该规定，在先使用人在符合法定要件的情况下，不构成对商标权的侵害，并可以在原有范围内继续使用。
当然，需要强调的是，我国仍是“以商标注册制度为主，虽然法律上有必要给予在先使用的未注册商标一定保护，但保护水准不宜过高，以免冲击到注册制这一商标管理中的基本制度”。[4]因此，这一制度的引入并不意味着在《商标法》框架下，未注册商标与注册商标可以获得同等的保护。
二、《商标法》第59条第3款的适用要件
依据《商标法》第59条第3款的规定，可以将先用抗辩适用应符合的要件做一些提炼：他人在注册商标申请日之前存在在先使用商标的行为；该在先使用行为应早于商标注册人对商标的使用行为；该在先使用商标的行为应具有一定影响；被诉侵权行为系他人在原有范围内的使用行为。
（一）他人在注册商标“申请日”之前存在在先使用商标的行为
该要件是对在先使用行为时间点的限定。《商标法》第59第3款中对于该时间点的表述为“商标注册人申请商标注册前”。依据该表述，只有在注册商标“申请日”之前使用商标的行为，才属于“在先”使用行为。之所以作此限定，并非因为注册商标自申请日起便成为受《商标法》保护的注册商标，而是因为在我国采用商标注册制度而非商标使用制度的情况下，商标法各具体制度的设置应尽可能保障注册制度的正常运转。而以“申请日”作为在先使用行为的起算点，显然比以“注册日”作为起算点更有利于维护商标注册人的合法预期利益，并有利于维护商标注册制度。
具体而言，将在先使用行为的时间点确定为“申请日”还是“注册日”，主要取决于立法者如何确定从“申请日”到“注册日”这一期间内产生的商标使用行为的后续法律后果。如以“申请日”作为时间点，则该期间内的使用行为将无法使得使用人在商标注册后的后续使用行为具有合法性。但以“注册日”为时间点，则其后续使用行为只要在原有范围内，注册商标人将无法要求他人停止在原有范围内的后续使用行为。前者有利于商标申请人，后者有利于商标使用人。目前采用的以申请日为时间点的做法，其目的在于引导社会公众将其商标进行商标注册，而非仅仅是进行使用，从而更好地维护注册制度。
（二）该在先使用行为原则上应早于商标注册人对商标的使用行为
依据《商标法》第59条第3款的规定，在先使用人行使在先使用抗辩权的条件之一是其“先于”商标注册人使用与注册商标相同或者近似并有一定影响的商标。也就是说，在先使用人的使用行为不仅需要早于注册商标的注册申请日，在商标注册人于申请日之前已经使用该商标的情况下，在先使用人的使用行为还必须早于商标注册人对该商标的使用时间。
《商标法》贯彻诚实信用原则，保护公平竞争，平衡商标注册人与在先使用人的利益，保护善意使用。《商标法》对在先使用抗辩规定在先使用人的使用行为必须早于商标注册人对该商标的使用时间的要件的主要原因在于：如果商标注册人在申请注册前使用了商标，使得商标发挥了标识作用，使相关公众建立起了标识与商品的联系，则有必要禁止在后使用人再行使用，以排除相关公众的混淆误认。但是应当注意的是，相比于注册商标，法律上对未注册商标的保护并非绝对和无任何前提条件，而是设定了一定程度和条件的限制。例如，按照《商标法》第32条的规定，未注册商标的使用人欲制止他人抢注其商标，前提是其在先使用了商标并有一定影响。而要求有一定影响的目的正是为了排除抢注人的恶意。根据《反不正当竞争法》第5条第（二）项，保护商品特有的名称、包装、装潢的条件之一是该商品是在中国境内有一定的市场知名度，为相关公众所熟知的商品。《最高人民法院关于审理不正当竞争民事案件应用法律若干问题的解释》第1条第2款特别指出：“在不同地域范围内使用相同或者近似的知名商品的名称、包装、装潢，在后使用者能够证明其善意使用的，不构成《反不正当竞争法》第5条第（二）项规定的不正当竞争行为”。据此规定，对知名商品的名称、包装、装潢的保护，受到使用地域和在后使用者主观过错的限制，只有恶意在后使用行为才可能构成不正当竞争行为。而《反不正当竞争法》所指的商品的名称、包装、装潢，实际上就是未注册商标。
基于此，在《商标法》第59条第3款的适用中，虽然从字面含义上，在先使用行为应早于商标注册人对商标的使用行为，但是因该要求的实质是要通过这个要件排除在先使用抗辩人具有恶意的情形，故在把握这个要件时应把在先使用是否出于善意作为重要的考量，而不应拘泥于条款本身关于时间点先后的字面用语。
也就是说，并非只要商标注册人早于在先使用人对商标进行了使用，先用抗辩便当然不成立。如在先使用人对此并不知晓，且亦无其他证据证明在先使用人存在明知或应知商标注册人对注册商标的“申请意图”却仍在同一种或类似商品或服务上使用相同或相近似的商标等其他恶意情形的，即不能仅因商标注册人具有在先使用行为而否认先用抗辩的成立。因此，对这一要件的准确表述应当是：该在先使用行为原则上应早于商标注册人对商标的使用行为。
需要指出的是，对于该要件的这一理解并不违反该条款的立法本意。立法机关认为，“在先善意地在同一种或类似商品或服务上使用与他人注册商标相同或相近似并有一定影响的商标，在先使用人有权在原有范围内继续使用该商标，而不应被认定为侵犯他人注册商标专用权。”[5]
（三）该在先使用的商标应具有一定影响
《商标法》第59条第3款系为未注册商标提供保护的条款，其主要目的在于保护那些已经在市场上具有一定影响但未注册的商标所有人的权益，其解决的是在先使用人对其未注册商标进行后续使用行为的合法性问题。商标法为未注册商标提供保护的前提在于在先使用人基于其对未注册商标的使用已产生了需要商标法保护的利益，而此种利益的产生原则上不需要该商标具有较高知名度，亦不要求其知名度已延及较大的地域范围。因此，通常情况下，如果使用人对其商标的使用确系真实使用，且经过使用已使得商标在使用地域内起到识别作用，则该商标便具有了保护的必要性。相应地，该商标便已达到该规定中“一定影响”的要求。
（四）被诉侵权行为系在先使用人在原有范围内的使用行为
因《商标法》中对第59条第3款的“原有范围”并无细化规定，故对该条款中的“原有范围”的要求应结合该条款的立法目的、商标本身的特性以及经营活动的特点等因素综合分析。商标使用同时涉及“商标”、“商品或服务”、“使用行为”及“使用主体”等要素，对原有范围的理解也应从上述要素着手。
1.“后续使用”的“商标”及“商品或服务”应与在先使用的商标及商品或服务“相同”或“基本相同”
在先使用人后续使用行为的合法性源于其在先的商标使用行为，因此，后续使用行为只能限于在先使用的商标及商品或服务，而不能延及未使用过的类似商品或服务上的近似商标。
需要指出的是，先用抗辩中的这一限定与注册商标的保护规则有所不同，不同之处体现在注册商标的保护范围不仅包括相同商标以及相同商品或服务，亦包括近似商标以及类似商品或服务，但先用抗辩则并不延及近似商标及类似商品或服务。存在上述区别主要源于二者性质不同。先用抗辩制度的目的在于通过限制商标专用权以保护商标在先使用人的正当利益，其主要解决的是商标自用行为的合法性问题（即在先使用人后续使用该商标的行为是否具有合法性的问题），而不是为商标在先使用人设定等同于商标专用权的权利。但对注册商标的保护则解决的是禁用问题（即注册商标权人可以在多大范围内禁止他人使用其注册商标）。因在先使用人自用行为的合法性来源于其在先商标使用行为，故在其并未在类似商品或服务上使用过近似商标的情况下，后续使用行为显然无法延续到上述范围。但商标注册人禁用权的主要作用在于如何避免混淆误认的产生，而混淆误认既可能来源于他人在相同商品或服务上使用相同商标，亦可能来源于他人在类似商品或服务上使用近似商标，因此，禁用权的范围可以延及类似商品或服务上的近似商标。
2.商标后续使用行为的规模不受在先使用规模的限制
此处所称的“使用规模”是指在先使用人自身的经营规模，不包括许可他人使用的情形。《商标法》第59条第3款的规定目的在于保护那些已经在市场上具有一定影响但未注册的商标的所有人的权益，该保护应是实质性的，而非仅仅是一种无实际价值和意义的形式上的保护。如果对在后使用行为的使用规模进行限制，会在很大程度上消减《商标法》第59条第3款为在先使用人所提供的应有的保护，使该条款规定失去本来要达到的目的，因此，对在后使用行为的使用规模不应有所限制。
从经营者对于商标的发展空间的需求角度出发，虽然一些经营者使用商标的目的仅限于在本地小规模经营，但亦具有相当比例的经营者希望将其商标发展壮大。对此部分经营者而言，其商标在可预见的未来是否具有合理发展空间，决定了经营者是否有动机将其继续用于经营活动。如果该商标只能在一定规模范围内使用，超出范围将可能构成侵权，则对于经营者来说，该商标不仅不可能为其带来更多的市场价值，反而需要增加成本以确保其经营规模控制在一定范围内以避免侵权风险，这一结果很可能会使得相当部分的经营者难有继续使用其商标的动机。相应地，其已获得的商誉亦必将难以延续，其基于商誉已获得或可能获得的利益将难以得到维护。
此外，如果对使用规模进行限制，则必需考虑时间点问题，亦即在哪一时间点之前的使用规模属于原有范围内。对使用规模予以限制通常可能涉及的时间点无非是申请日、注册日或注册公告日。但无论以哪个时间点作为确定原有规模的时间点，所面临的共同问题在于，在具体案件中，原告的起诉时间距离上述时间均有相当长一段期限。以该案为例，起诉时间与申请日（2001年）相差13年，与注册日（2003年）相差11年，与注册公告日（2010年）相差4年。这一情形意味着在先使用人如想继续使用其商标将不得不退回到某一时间点之前的经营规模。这一结果一方面会使得在先使用人已实际取得的市场利益被剥夺，另一方面在先使用人又不得不花费成本去确定其在该时间点的经营规模，并将其后续的使用行为控制在该规模内，如此很有可能会导致在先使用人难以再有继续使用其商标的动机。
对于在先使用人的后续使用规模不作限制虽会使商标权人的利益受到一定影响，但因为商标法为注册商标提供的保护力度仍远大于对于未注册商标的保护，故这一作法并不会动摇现有的商标注册制度。比如，注册商标的禁用权范围既包括相同商品或服务上的相同商标，亦包括类似商品或服务上的近似商标，商标注册人可以禁止他人在上述范围内使用商标并可以获得相应赔偿。但在先使用人的先用抗辩则仅限于在相同或基本相同的商品或服务上使用相同或基本相同的商标的行为，且该抗辩亦不会产生如同商标权一样的对世权，依据商标法不具有对他人行为的阻却力，等等。商标法的上述制度设计足以使商标使用人在权衡利弊的情况下选择商标注册而非商标使用，以保护其正常的经营行为。因此，对原有范围的上述限定既实现了商标法为在先使用提供实际保护的意图，又不会对商标注册制度产生实质影响。
3.使用的主体仅限于“在先使用人”本人及在先已获授权许可的“被许可使用人”
在先使用人本人对商标的后续使用不属于超出原有范围的情形，自不待言。在先已获授权许可的“被许可使用人”的使用亦不超出原有范围。
商标法实行注册制，因此在对在先使用行为人的利益予以保护时，应避免对商标注册人的利益产生不合理影响。通常情况下，在先使用人通过自身经营扩大经营规模，一般需要一段时间的努力和积累，较难在短时间内达到较大规模。因此，即便不对在先使用人的经营规模进行限制，其对商标注册人利益的影响亦相对有限。但是因为发放许可相对于自身经营规模的扩大更为容易，且被许可人的整体数量较难控制，故如无条件地允许在先使用人通过发放许可进行经营规模的扩张，对商标注册人利益造成的影响将难以预料。因此，基于对商标注册人利益的考虑，对于被许可使用人的使用原则上应加以限制。
三、该案被诉侵权行为是否符合《商标法》第59条第3款的规定
（一）被告一启航考试学校在涉案商标“申请日”之前是否存在在先使用行为，该使用行为是否已达到“一定影响”
《商标法》第59条第3款是侵权抗辩条款，原则上只有在侵权成立的情况下才有适用的必要，因此，与侵权认定无关的标识或标识的组成部分在该条款的适用中无需考虑。该案中，被诉侵权行为涉及的标识包括“启航及图”、“启航考研”、“启航教育”等，因上述标识与涉案商标的相同部分仅为“启航”文字，亦即该案中之所以有必要适用先用抗辩条款，仅仅在于上述被诉侵权标识中含有“启航”字样，与图形等其他组成部分无关，故在判断被告是否存在在先使用行为时，仅需考虑其是否存在在先使用“启航”文字的行为即可。
该案中，涉案商标的申请日为2001年10月18日，但被告一启航考试学校在该日期前已经组织编写并出版了多本考研图书，包括中央民族大学出版社2001年6月出版的《启航考研政治讲义》及多本《启航考研政治考前20天20题》等。此外，启航考试学校自2000年3月起在《中国青年报》上连续刊登考研招生宣传报道，并列有多种启航考研辅导材料。上述证据证明，在涉案商标申请日之前，被告一启航考试学校在考研等教育服务上存在在先使用“启航”商标的行为，且该使用行为已使涉案商标在申请日之前便已具有一定规模，“启航”商标在考研服务上已实质上产生了识别作用，符合《商标法》第59条第3款规定的“在先使用”及“一定影响”要件。
（二）被告一启航考试学校在先使用“启航”商标的时间是否早于涉案商标注册人的使用时间
该案中，原告中创公司虽主张涉案商标的使用时间早于被告一启航考试学校“启航”商标的使用时间，但因其提交的全部证据中均未显示涉案商标“启航学校Qihang School”，而仅仅显示有“启航英语”等字样，且涉及“启航英语”的证据中所显示的使用主体名称与涉案商标注册人亦并不一致，因此，现有证据无法看出涉案商标注册人存在在先使用涉案商标的行为。
即便针对涉案商标的在先使用事实确实存在，但原告证据中所显示的使用范围主要限于贵州地域内，涉案商标注册人亦位于贵阳市，而被告一启航考试学校的注册地及经营地点则主要位于北京地区，两地相距较远。在并无证据证明存在其他事实足以使被告一启航考试学校知晓涉案商标的情况下，即便存在在先使用的事实，亦无法得出被告一启航考试学校知晓涉案商标在先使用的结论，进而不能证明其使用“启航”商标存在过错，相应地，亦不能仅基于此而认定被告一启航考试学校的先用抗辩不能成立。
（三）被诉侵权行为中对于“启航”的使用是否符合“原有范围”的要求
在使用服务方面，由被诉侵权证据中显示内容可以看出，被告一启航考试学校对于“启航考研”等标识的使用，均系使用在考研等教育培训上，该服务内容与被启航考试学校在先使用的服务内容并无不同。至于其使用的“启航”商标，亦与被告一启航考试学校在先使用的商标并无不同，故该行为中所涉及的商标及服务仍在原有范围内。
就使用规模而言，因原告中创公司并未就被告一启航考试学校的使用规模提出任何主张，而即便其提出主张，因原有范围亦不受在先使用规模的限制，故被告一启航考试学校在经营活动中对于“启航考研”的后续使用行为无论是否超出在先使用时的规模，均属于原有范围内。
就使用主体而言，该案涉及到被告一启航考试学校及启航公司两个主体的使用行为。对于被告一启航考试学校的行为，因其自身在经营活动中对于“启航考研”等商标的使用，无论是使用的商标及服务类别还是规模，均处于原有范围之内，故被告一启航考试学校的上述行为符合《商标法》第59条第3款的规定。
对于被告二启航公司的行为，因在其网站宣传等经营活动中对于“启航考研”等商标的使用均仅是为被告一启航考试学校提供宣传推广的行为，其网站中所显示的内容亦均指向被告一启航考试学校，因此，被告二启航公司并未单独使用“启航”等商标提供考研等教育服务，其与被告一启航考试学校之间的关系并非商标法意义上的许可人与被许可人之间的关系。被告二启航公司的行为是否构成侵权，取决于被告一启航考试学校的先用抗辩是否成立。在被告一启航考试学校的先用抗辩成立的情况下，虽然被告二启航公司的成立时间晚于涉案商标申请日，但其使用“启航考研”进行宣传等的行为同样不构成侵权。
那么，被告二启航公司对外许可的行为是否构成对原告注册商标专用权的侵犯呢？许可行为本身并不构成侵权，只有在被许可人实施了侵权行为的情况下，许可人的许可行为才可能与被许可人的实施行为一同构成共同侵权行为，故判断该许可行为是否构成侵权，首先需要确认被许可人是否使用了涉案商标或与之相近似的商标。但原告提交的证据中并未显示有任何一家被许可人的商标使用情形，故在无法确定被许可人的使用行为构成侵权的情况下，亦无法认定被告二启航公司的许可行为构成侵权。据此，原告关于被告二启航公司的对外许可行为构成侵权的主张不能成立。
综上，被告一启航考试学校、启航公司在经营活动中使用“启航考研”等商标的行为均符合《商标法》第59条第3款的适用要件，未构成对注册商标专用权的侵犯。
结语
《商标法》第59条第3款主要目的在于保护那些已经在市场上具有一定影响但未注册的商标所有人的权益，其适用要件为：（1）他人在注册商标申请日之前存在在先使用商标的行为；（2）该在先使用行为原则上应早于商标注册人对商标的使用行为；（3）该在先使用的商标应具有一定影响；（4）被诉侵权行为系他人在原有范围内的使用行为。其中，在适用要件（2）时应将在先使用人的善意作为重要考量因素。如商标注册人虽存在在先使用行为，但在先使用人对此并不知晓，且亦无其他证据证明在先使用人存在恶意情形的，则不能仅因商标注册人具有在先使用行为而否认先用抗辩的成立。此外，如果使用人对其商标的使用确系真实使用，且经过使用已使得商标在使用地域内起到识别作用，则该商标便已符合要件（3）中“一定影响”的要求。对于要件（4）“原有范围”的理解，应考虑“商标”、“商品或服务”、“使用行为”及“使用主体”等要素。在后使用的商标及商品或服务应与在先使用的商标及商品或服务“相同”或“基本相同”，且使用主体仅限于“在先使用人”本人及在先已获授权许可的“被许可使用人”，但商标在后使用行为的规模不受在先使用规模的限制。
【注释】
作者简介：芮松艳，北京知识产权法院法官；陈锦川，北京知识产权法院法官
[1]参见北京知识产权法院（2015）京知民终字第588号民事判决书。
[2]郞胜主编：《中华人民共和国商标法释义》（全国人民代表大会常务委员会法制工作委员会编），法律出版社2013年10月第1版，第113页。全国人民代表大会法制工作委员会是商标法的立法机关，其编写的该释义中的相关表述对于该条款的理解具有重要参考作用。
[3]参见北京市海淀区人民法院（2008）海民初字第8283号民事判决书。
[4]郞胜主编：《中华人民共和国商标法释义》（全国人民代表大会常务委员会法制工作委员会编），法律出版社2013年10月第1版，第114页。
[5]郞胜主编：《中华人民共和国商标法释义》（全国人民代表大会常务委员会法制工作委员会编），法律出版社2013年10月第1版，第113页。