从“咖啡伴侣”商标侵权案谈商品通用名称的认定

作者：周忠胜律师

通用名称是我国商标法中比较重要的一个概念，对于通用名称的认定在商标确权和司法实践中一直以来都存在很大的争议。就商标确权程序而言，商标法第十一条第一款对通用名称注册为商标作出了以下规定：仅有本商品的通用名称、图形、型号的标志，不得作为商标注册。同时，《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的规定》等法律法规对商标确权案件中通用名称的认定作了更详细的规定。

商标法之所以规定商品的通用名称不得作为商标注册，一是因为通用名称反映了某一类商品的共同属性，从而无法起到识别商品来源的作用；二是因为通用名称如果被某一特定主体注册为商标，将会剥夺同行业其他经营者使用该通用名称的权利，侵犯了社会公共利益。通用名称能否作为商标注册，是商标确权程序要解决的问题，而在商标侵权案件中，商标权利人的商标已经是被核准注册的商标，作为被指控侵权的一方，同样可以主张对方的商标已经淡化为商品通用名称，从而作为不侵权的抗辩理由。例如，在“甑流”商标侵权纠纷案[1]中，北京高院就认为，“甑流”为注册商标，“甑流”还是特定白酒的通用名称，事实说明产品的性质及特点而使用“北京甑流酒”字样，属正当使用，因此商标权人无权禁止他人正当使用。

下面笔者就以近期代理的雀巢公司诉昆明后谷咖啡因使用“咖啡伴旅”字样与其注册商标“咖啡伴侣”近似，从而构成商标侵权案件入手，谈一谈商标侵权案件中通用名称认定的几个问题。

一、商标侵权案件中通用名称抗辩的法律依据

在商标侵权案件中，通用名称抗辩的主要法律依据为《商标法》第五十九条，该条规定：“注册商标中含有的本商品的通用名称、图形、型号，或者直接表示商品的质量、主要原料、功能、用途、重量、数量及其他特点，或者含有的地名，注册商标专用权人无权禁止他人正当使用。”

除此之外，对于在北京法院进行的商标侵权案件（例如“咖啡伴侣”商标侵权案），当事人还可以引用《北京市高级人民法院关于审理商标民事纠纷案件若干问题的解答》（京高法发[2006]68号）进行抗辩。该解答第27条规定：“哪些行为属于正当使用商标标识的行为？满足本解答第26条规定要件的下列行为，属于正当使用商标标识的行为：（1）使用注册商标中含有的本商品的通用名称、图形、型号的；……。”另外，该解答第28条规定：“他人将该商标文字在已通用化的范围内使用而不是作为商标使用，且不足以造成相关公众的混淆、误认的，应当认定不构成商标侵权。”

二、商标侵权案件中通用名称的认定规则

关于商标侵权案件中通用名称的认定标准，商标法及相关司法解释并未给出明确的规定。笔者认为，基于商标法理论及司法实践，商标确权案件通用名称认定的相关规定同样应适用于商标侵权案件。

基于商标确权案件通用名称认定的相关规定[2]以及司法实践中的在先判例，笔者对商标侵权案件中通用名称的认定规则概括如下：

1、通用名称包括法定的通用名称和约定俗成的通用名称两种

《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的意见》第七条规定：“人民法院在判断诉争商标是否为通用名称时，应当审查其是否属于法定的或者约定俗成的商品名称。”根据该条规定，通用名称包括法定的通用名称和约定俗成的通用名称两种类型。

所谓法定的通用名称，是指法律法规或者国家标准、行业标准等规范性文件确定的通用名称，如阿莫西林、阿司匹林等。此处的“法定”应该是比较宽泛的概念，除了包括法律、行政法规外，还包括国家标准、行业标准等规范性文件。而实际上，法定的通用名称更多的是出现在国家标准或行业标准中。

所谓约定俗成的通用名称，是指相关公众普遍认可和使用的通用名称，如U盘、咖啡伴侣等。同时，被专业工具书、辞典列为商品名称的，可以作为认定约定俗成的通用名称的参考。

与法定的通用名称相比，约定俗成的通用名称的认定具有一定难度。但是，当事人依然可以根据案件的实际情况，通过各种渠道收集商标淡化为通用名称的证据。以“咖啡伴侣”商标侵权案为例，为证明原告的“咖啡伴侣”商标实际上已经成为咖啡用植脂末等商品的通用名称，笔者代表被告搜集了大量证据，包括但不限于：以“咖啡伴侣”作为相关经营范围的企业主体信息、国家专利局公布的与“咖啡伴侣”相关的部分专利说明书、与“咖啡伴侣”相关的学术文章和新闻报道、与“咖啡伴侣”有关的部分企业标准、第三方市场调查机构出具的“咖啡伴侣”公众认知情况调查报告、行业协会及企业关于“咖啡伴侣”通用名称的说明、中国产业研究院关于咖啡伴侣行业研究的调研报告等。基于被告提交的上述证据，无论是相关行政部门（各地工商局、中国专利局），还是相关领域的学术人员，抑或是咖啡相关领域的从业人员或消费者，均认为“咖啡伴侣”为植脂末等商品的通用名称。由此可见，“咖啡伴侣”显然构成约定俗成的通用名称。

2、约定俗成的通用名称一般以全国范围内相关公众的通常认识为判断标准

在一般情况下，约定俗成的通用名称是以全国范围内相关公众的通常认识为判断标准。所谓相关公众，是指与商标所标示的某类商品有关的消费者和与前述商品的营销有密切关系的其他经营者。在确定相关公众时，应当考虑商品性质、种类、价格等因素对其范围及其注意程度的影响。

在“咖啡伴侣”商标侵权案中，为证明“咖啡伴侣”商标在全国范围内已经成为咖啡用植脂末等商品的通用名称，被告专门委托第三方市场调查机构（零点调查公司）对相关公众进行了调查，调查群体涉及北京、上海、广州三大主要城市，基本可以代表全国范围内相关公众的通常认识。通过本次市场调查可知，一提到“咖啡伴侣”，受访者比较多的联想到奶、糖或糖类等咖啡用物品，另外有高达87.5%的受访者认为“咖啡伴侣”是“调解和改善咖啡口感的各种配料的统称”。因此，该市场调查结果已经足以反映出“咖啡伴侣”商标在全国范围内已经成为咖啡用植脂末等商品的通用名称。

例外情况是，对于由于历史传统、风土人情、地理环境等原因形成的相关市场固定的商品，在该相关市场内通用的称谓，人民法院可以认定为通用名称。比如在鲁锦案[3]中，法院通过已查明的事实认定：鲁西南民间织锦在鲁西南地区已有上千年的历史。经过媒体的大量宣传，“鲁锦”一词已经成为以棉花为主要原料手工织线、手工染色、手工织造的山东地区独有的民间手工纺织品的统称，且被山东地区纺织行业领域内通用并被相关社会公众约定俗成的名称。在该案中，法院认为对于具有地域性特点的商品，其名称广泛性的判断应以其特定产区及相关公众为标准而不应以全国为标准。

3、通用名称的认定应根据案件实际情况确定具体时间节点

在通用名称认定时，需要根据实际情况确定具体时间点。比如，对于将已经成为通用名称的标志申请注册为商标这种情形，如果主张该名称不应被注册为商标，则应以系争商标注册时间作为判断是否成为通用名称的时间，不应考虑注册后的事实；而对于注册后通用化的商标，新的《商标法》专门设置了无效宣告程序，这种情况下就应该提交该商标在获准注册后淡化为通用名称的证据。

在商标侵权案件中，虽然法律并没有明确规定以哪个时间点为准，但是理论上应该以被控侵权人开始使用涉案商标的时间为判断标准，也就是说，被控侵权人需要提交在其开始使用涉案商标之前，该商标就已经淡化为通用名称的证据。在“咖啡伴侣”商标侵权案中，无论是被告提供的以“咖啡伴侣”作为相关经营范围的企业主体信息，还是与“咖啡伴侣”有关的部分专利说明书、国家图书馆文献复制证明、网页公证书以及雀巢公司自身对“咖啡伴侣”的使用方式等证据，均可以证明被告在使用涉案商标之前，“咖啡伴侣”商标就已经淡化为通用名称。

4、通用名称的认定不应局限于某一具体商品，还应包括商品总类别

根据国家工商行政管理总局商标局颁布的《关于整顿酒类商标工作中几个问题的通知》（1989年2月8日）第一条，“……商品通用名称是指为国家或某一行业所共用的，反映一类商品与另一类商品之间根本区别的规范化称谓。商品通用名称的确定，主要源于社会的约定俗成。既要得到社会或某一行业的广泛承认，又要规范化。这是商品通用名称概念的最本质的特征，也是我们判定是否是商品通用名称的主要依据。商品通用名称的构成是多层次的和多元的。既有商品总类别的通用名称，又有具体商品品种的通用名称。如酒类商品总的通用名称是“酒”，按品种又可以分为白酒、黄酒、啤酒、果酒、露酒等，又有曲酒、窖酒、山楂酒、苹果酒等。总之，对是否是商品通用名称必须具体问题具体分析，一个个地去认定，很难笼而统之的匡定。”

从上述通知内容来看，通用名称包括商品总类别的通用名称和具体商品的通用名称两种。其中，具体商品的通用名称比较多见，比如，“席梦思”就是弹簧床垫这一具体商品的通用名称。商品总类别的通用名称相对比较少，比如“咖啡伴侣”，它是相对于“咖啡”来说的，是指咖啡用植脂末、牛奶、黄油等这一类商品的总称。

5、商标权利人对其商标的使用方式会影响通用名称的认定

正常来说，商标权利人注册了某个商标，会从商标标注、商品宣传等方面对商标进行使用。但是，如果商标权利人自身不规范使用商标，则有可能导致注册商标淡化为通用名称。

再次以“咖啡伴侣”商标侵权案为例，根据原告在庭审中提交的证据，原告至今还是将“咖啡伴侣”作为商品名称使用在其商品包装上，而非商标性使用。例如，原告商品包装上存在以下表述：“加入雀巢咖啡伴侣或糖，给你丰富、个性化的咖啡体验！”、“雀巢100%纯咖啡可随个人喜好加雀巢咖啡伴侣或糖。”、“在雀巢咖啡醇品中加入，雀巢咖啡伴侣，让咖啡更香浓，口感更幼滑”、“凡在本店购买任何……或者雀巢咖啡伴侣……”、“买雀巢咖啡醇品及雀巢咖啡伴侣，送雀巢咖啡心情伴侣”等等。原告的这种使用方式，进一步导致“咖啡伴侣”商标被淡化为商品的通用名称。

[1] 案号：（2007）高民终字第39号。

[2]《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的规定》（法释[2017]2号）第十条，“诉争商标属于法定的商品名称或者约定俗成的商品名称的，人民法院应当认定其属于商标法第十一条第一款第（一）项所指的通用名称。依据法律规定或者国家标准、行业标准属于商品通用名称的，应当认定为通用名称。相关公众普遍认为某一名称能够指代一类商品的，应当认定为约定俗成的通用名称。被专业工具书、辞典等列为商品名称的，可以作为认定约定俗成的通用名称的参考。约定俗成的通用名称一般以全国范围内相关公众的通常认识为判断标准。对于由于历史传统、风土人情、地理环境等原因形成的相关市场固定的商品，在该相关市场内通用的称谓，人民法院可以认定为通用名称。诉争商标申请人明知或者应知其申请注册的商标为部分区域内约定俗成的商品名称的，人民法院可以视其申请注册的商标为通用名称。……”最高人民法院《关于审理商标授权确权行政案件若干问题的意见》有同样规定。

[3]案号：（2009）鲁民三终字第34号